Domanda solenne che merita chiarezza.
Il marchio ha protezione territoriale.
Stabilisce infatti la Convenzione di Unione di Parigi che un marchio regolarmente registrato in un Paese dell’Unione sarà considerato indipendente dai marchi registrati negli altri Paesi dell’Unione, compreso il Paese di origine.
Ma che cosa significa nel concreto? Avere un marchio con protezione territoriale significa che il titolo vale solamente nei Paesi in cui questo marchio è stato depositato/registrato. Non al di fuori di essi.
Questo è il motivo per cui, soprattutto in Cina ma anche in altri Paesi, accadono così spesso episodi di usurpazione dei marchi altrui, a causa dei quali il legittimo titolare del marchio si trova usurpato dei propri diritti nei Paesi più a rischio.
A ben vedere infatti consiglio sempre ai miei clienti di proteggere il marchio nei Paesi che risultano più importanti per il business aziendale, in quanto l’usurpazione del titolo in uno di questi Paesi potrebbe mettere duramente a repentaglio la sicurezza del business.
Il marchio attribuisce un’esclusiva alla produzione, commercializzazione, esposizione in fiera, transito nel Paese in cui è protetto ma non al di fuori di esso. Laddove quindi l’azienda produca in un Paese e venda in un altro, la protezione è necessaria in entrambi i Paesi in quanto la registrazione nel solo paese della commercializzazione non sarebbe sufficiente qualora nel Paese della produzione il marchio dovesse essere registrato da terzi.
In tale deprecabile ipotesi, sarebbe necessario, a fronte di contestazioni, organizzare l’attività produttiva in altro Paese, almeno nel caso in cui non sia riconosciuta alcuna protezione ai diritti d’uso.
Esistono delle eccezioni alla protezione territoriale del marchio
Riceve protezione un marchio non registrato che sia tuttavia ampiamente utilizzato e perciò noto al consumatore nel Paese dell’utilizzo.
Inoltre, secondo l’interpretazione più accreditata dell’art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi, un marchio che sia molto affermato in un Paese dell’Unione di Parigi, tanto da essere conosciuto anche all’estero, può ricevere protezione grazie al quantum della notorietà ottenuta in uno dei Paesi.
La prima ipotesi è quasi un caso di scuola, in quanto qualora un’azienda abbia un business importante in un Paese, è inverosimile che non abbia provveduto a registrare il marchio.
Quanto al secondo caso, se un marchio è molto conosciuto in un Paese, sulla base del succitato articolo, potrebbe trovare protezione anche in un Paese estero dove è sfornito di protezione.
Occorre tuttavia fare attenzione
In primis, la notorietà che si chiede è molto importante ed impone un onere probatorio gravoso. In altri termini, l’exceptio legis è possibile ma non per tutti!
In secondo luogo è già capitato che, soprattutto in Cina, la portata dell’Articolo 6 bis non abbia trovato riconoscimento in quanto non è stata sufficiente una notorietà, seppur diffusa, fuori dai confini cinesi ma si è richiesta una notorietà in Cina.
Vale sempre la buona raccomandazione di prestare una tutela in tutti i territori da cui dipende il business dell’azienda o in cui si prevedono degli investimenti in promozione degni di nota.
Una buona due diligence aiuta a orientarsi sul bilanciamento tra sviluppo del business e protezione del marchio. Siamo disponibili per questo: approfondisci cliccando qui sotto!